Países de marca registrada do sistema de madrid

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Precisa saber: o Sistema de Madrid e as Marcas Comerciais Internacionais.

O Sistema de Madrid para o registro internacional de marcas oferece aos proprietários de marcas a oportunidade de aplicar e manter a proteção de marcas registradas em mais de 90 países através de um único procedimento, em um único idioma e um conjunto de taxas. No entanto, os níveis de proteção podem variar e o processo não é sem os seus defeitos. A Clara Jones, de Novagraaf & rsquo; explica como fazer o melhor uso do sistema.

Para os proprietários de marcas que procuram registrar seus valiosos direitos de marca em várias jurisdições internacionais, o Sistema de Madrid para o registro internacional de marcas fornece uma rota simples e econômica para a proteção. Administrado centralmente pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (WIPO) em Genebra, o sistema permite que os proprietários de marcas designem mais de 90 países em um único procedimento, usando um idioma e pagando apenas um conjunto de taxas.

Na nossa experiência, alguns clientes podem obter economias de custos superiores a 40% quando comparados aos registros nacionais.

Como funciona o processo de candidatura?

Um pedido de Direito Internacional (IR) deve ser baseado em um pedido nacional inicial em um dos países membros (por exemplo, um pedido ou registro de marca registrada no Reino Unido). Os candidatos podem optar por arquivar seu pedido de IR ao mesmo tempo em que eles fazem o seu pedido nacional ou a qualquer momento após (mas dentro de seis meses, se quiserem reivindicar prioridade).

Tal como acontece com as aplicações nacionais, os proprietários de marcas precisam indicar a classe de bens e serviços a serem cobertos pela marca registrada, mas também devem designar os territórios de interesse. Toda a administração e manutenção é tratada centralmente pela OMPI, mas cada país designado resulta em uma marca registrada que existe por direito próprio, da mesma forma que um pedido de marca nacional.

Benefícios do uso do Sistema de Madri.

Um processo de arquivamento simplificado que também leva a economia de custos; Toda administração é simplificada e arquivada de forma centralizada, registrada, renovada e mantida; Todas as aplicações e comunicações ocorrem no idioma escolhido pelo candidato (inglês, francês ou espanhol); Não é necessário nomear representantes locais em cada país designado; Sem formalidades documentais, por exemplo, procurações (embora ainda existam declarações de uso para algumas jurisdições); A proteção geográfica de uma marca internacional pode ser estendida a qualquer momento, de modo que novas designações podem ser adicionadas à medida que se tornam de interesse comercial; Há um período de exame finito e fixo: 12 meses ou 18 meses. Se nenhuma objeção for levantada pelo escritório de marca registrada, o aplicativo ganhará proteção automática; Se nenhuma objeção for levantada pelo escritório de marcas nacionais ou oposições arquivadas por terceiros, não há necessidade de nomear um representante local nesse país. A designação da União Europeia para um IR pode ser a forma ideal de proteger uma marca na UE, especialmente se uma objeção for antecipada de apenas uma parte da UE. O sistema de infravermelhos permite que a designação da UE seja convertida em designações nacionais nos países não afetados pela objeção e muitas vezes é vista como um mecanismo menos complicado do que a conversão de um aplicativo de Marca Comunitária (CTM) diretamente arquivado em aplicativos nacionais.

Desvantagens do sistema IR.

O pedido de IR deve ser baseado em um & lsquo; home & rsquo; arquivamento. Para clientes no Reino Unido, isso pode ser um pedido ou registro no Reino Unido ou CTM. Importante, o pedido internacional é dependente desse arquivamento da casa por um período de cinco anos a partir da data de registro IR. Conseqüentemente, se o arquivamento da casa for abandonado ou cancelado durante este período de dependência, o registro internacional também será automaticamente cancelado. Isso é conhecido como um ataque central & lsquo; rsquo ;. É possível que & lsquo; transformar & rsquo; as designações de um registro de RI de ataque central de volta aos pedidos nacionais; No entanto, isso eliminará todas as economias de custos feitas usando o sistema. Como o sistema da OMPI não contorna as leis de marcas locais, as objeções podem ser levantadas por terceiros em uma base país a país. Isso significa que, mesmo que uma marca tenha sido aceita na jurisdição doméstica, não segue sempre que será aceito em cada país designado no pedido de RI. Os prazos para responder às ações do escritório podem ser muito curtos e pode ser um desafio para nomear agentes e apresentar uma resposta atempada. A China, por exemplo, geralmente tem um prazo de menos de duas semanas. O tempo necessário para processar aplicativos também pode variar de forma selvagem. Em algumas jurisdições, o registro leva cerca de um ano e muitas vezes é mais rápido do que um pedido nacional. No entanto, para designações como EUA e UE, o cronograma é amplamente aumentado. Existem algumas jurisdições principais não cobertas pelo Sistema. Estes incluem o Brasil, o Canadá, a Tailândia e grande parte do Oriente Médio. (Uma lista dos países membros do Acordo e do Protocolo pode ser encontrada no site da OMPI). Em alguns países, especialmente no continente africano, as leis nacionais não foram atualizadas para reconhecer o sistema de registro internacional que pode levar à execução problemas.

O sistema de Madrid é certo para você?

Quantos países serão designados? Quantas vezes ou voce quiser. Dependendo dos países necessários, pode ser mais barato ou mais fácil arquivar aplicações nacionais, especialmente se uma empresa estiver interessada apenas em uma ou duas designações. Além disso, para algumas denominações, os requisitos do Protocolo serão realmente mais rigorosos do que os requisitos nacionais. A marca registrada será usada da mesma forma em cada país? Um IR não pode ser alterado para refletir diferenças de uso / apresentação em cada designação, mas até certo ponto é possível limitar os bens / serviços por país individual. Por exemplo, para evitar uma objeção conhecida. Quais países serão designados? Infelizmente, em certas jurisdições (principalmente a Índia), um direito adquirido pelo IR é mais vulnerável do que um direito adquirido através de um registro nacional. Por esta razão, é melhor não adotar uma estratégia única para o registro; Em vez disso, as empresas precisam avaliar os benefícios de custo e eficiência do sistema de Madri com a necessidade de adquirir ampla proteção em mercados críticos. Além disso, existem várias anomalias em determinados territórios-chave; mais importante:

Além da data de renovação da marca da OMPI, os EUA também possuem um prazo de uso de 6º ano de uso e um prazo de renovação e utilização do 10º ano. Isso nem sempre é esclarecido quando o registro ocorre, então é importante trabalhar com um advogado de IP que pode lembrá-lo de prazos tão importantes. As inscrições internacionais não são elegíveis para serem registradas no Registro Suplementar. As classes solicitadas pelo Sistema de Madrid não podem ser alteradas, mesmo que a classe correta já esteja incluída no aplicativo.

O Escritório de Marcas da China divide cada classe designada em um sistema incomum de subclasses. Uma marca registrada em uma determinada subclasse irá cobrir todos os itens nessa subclasse, mas não é efetiva em itens em outras subclasses, mesmo que estejam dentro da mesma classe sob a aplicação de IR (que usa o sistema de classificação de Nice). & lsquo; Serviços de varejo & rsquo; na Classe 35 não são permitidos. Embora a designação seja garantida após a conclusão do processo de exame, os candidatos não receberão um certificado de registro. Isso pode causar problemas se os proprietários de marcas precisam litigar na China, pois precisarão solicitar um Certificado Suplementar, um processo que incorre em taxas adicionais e pode levar até seis meses para obter.

O Japão aplica as taxas de designação em duas partes, com a segunda parte tornando-se pagável uma vez que o pedido seja considerado aceitável para proteção. A falta de pagamento da taxa de segunda parte dentro do período definido resultará na cancelação da designação.

Cada classe dentro do pedido de Madri será atribuído um número local separado.

Índia / Filipinas (e provavelmente o Laos, o Camboja ea Tailândia quando aderiram)

Só pode ser adicionado a um IR existente se o IR foi arquivado depois que os países aderiram ao sistema IR (Madrid).

Aproveitando ao máximo o Sistema.

Para descobrir se o sistema de Madrid é ideal para você, fale com o seu consultor Novagraaf ou contate-nos.

Claire Jones é advogada de marca no escritório de novagallaf em Londres.

Membros da União de Madri.

A União de Madri é constituída por Partes Contratantes no Acordo de Madrid e no Protocolo de Madrid.

O escritório da Parte Contratante em que você inscreve ou registra sua marca básica é referido como o "Escritório de Origem". No seu pedido internacional, você pode selecionar as Partes Contratantes nas quais você gostaria de proteger sua marca, ou você pode expandir o alcance geográfico do seu registro internacional no âmbito do Sistema de Madrid mais tarde.

Associação.

Atualmente, a União de Madri tem 100 membros, abrangendo 116 países. Esses membros representam mais de 80% do comércio mundial, com potencial de expansão à medida que a adesão cresce.

Procedimentos.

A OMPI realiza um exame formal do pedido internacional, mas as Partes Contratantes podem ter requisitos e procedimentos específicos em relação aos pedidos, inscrições ou designações através do Sistema de Madrid.

Declarações.

O Acordo de Madrid, o Protocolo e o Regulamento Comum permitem às Partes Contratantes fazer declarações relativas ao sistema internacional de registro, nomeadamente no que se refere à notificação de recusas e à cobrança de taxas individuais. Estas e outras declarações são importantes a considerar ao designar uma Parte Contratante.

Futuras Partes Contratantes.

Informações para futuras Partes Contratantes que considerem a adesão ao Sistema de Madrid para o Registro Internacional de Marcas.

Madrid - O Sistema Internacional de Marcas Registradas.

O sistema Madrid é uma solução conveniente e econômica para registrar e gerenciar marcas em todo o mundo. Arquive um único aplicativo e pague um conjunto de taxas para solicitar proteção em até 116 países. Modifique, renove ou expanda seu portfólio global de marcas através de um sistema centralizado.

Você pode usar o Sistema de Madrid se você tiver uma conexão pessoal ou comercial com um dos membros do Sistema. Isso significa que você deve: estar domiciliado, ter um estabelecimento industrial ou comercial ou ser um cidadão de um dos 116 países abrangidos pelos 100 membros do Sistema de Madrid. Descubra o que os usuários dizem sobre o Sistema de Madri.

O custo de um registro de marca internacional inclui a taxa básica (653 francos suíços, ou 903 francos suíços por uma marca em cores *), além de custos adicionais, dependendo de onde você deseja proteger sua marca e quantas classes de bens e serviços seja coberto pelo seu registro.

Por exemplo, para registrar uma marca comercial sem elementos de cor na Índia e na União Européia, e para uma classe de mercadorias, o custo total será de 1'612 francos suíços [653 taxa básica + 62 (uma classe na Índia) + 897 ( uma classe na União Européia)].

Após a obtenção de um registro de marca internacional, aplicam-se taxas adicionais para expandir o escopo geográfico da cobertura, modificar ou renovar seu portfólio de marcas registradas.

* Se você arquivar seu aplicativo no IP Office de um país menos desenvolvido (LDC), sua taxa básica será reduzida em 90% (para 65 ou 90 francos suíços).

A OMPI dá as boas-vindas ao Madrid Monitor, retira ROMARIN.

Serviços de e-mail de Madrid.

Banco de Dados de Marca Global.

Madrid Goods & amp; Gerente de Serviços.

Banco de dados de perfis de membros.

Calculadora de tarifas.

Formulário de candidatura internacional (MM2)

Monitor de Madrid.

Gerente de portfólio de Madrid.

Usando o Sistema de Madri.

O sistema Madrid apoia você ao longo do ciclo de vida de sua marca registrada, desde a aplicação até a renovação. Use esses guias para saber mais sobre como procurar marcas comerciais existentes antes de solicitar proteção, como arquivar um aplicativo internacional e como gerenciar seu registro de marca internacional.

Procure antes da apresentação.

Antes de arquivar um pedido internacional, você deve pesquisar para descobrir se já existem marcas idênticas ou similares em seus mercados-alvo. Use este guia para descobrir como pesquisar o Banco de Dados de Marcas Globais da OMPI antes de arquivar seu pedido, bem como como localizar os registros de marca registrada de escritórios de marcas nacionais e regionais.

Arquive um aplicativo internacional.

Para apresentar um pedido internacional, você já deve ter registrado ou aplicado uma marca no seu IP Office "home". Saiba mais sobre o processo, incluindo a sua elegibilidade para usar o Sistema de Madrid, como completar seu formulário de inscrição, taxas exigidas e como monitorar o status de seu aplicativo à medida que ele se move através do processo de exame.

Monitorar um pedido ou registro internacional.

Uma vez que você arquivou um pedido internacional com seu escritório de marca comercial "home", ele será certificado e enviado à OMPI para exame. Saiba mais sobre as etapas do processo de registro internacional (incluindo os papéis desempenhados pela OMPI e cada escritório de marca nacional / regional) - incluindo uma prévia dos tipos de documentos que você pode receber ao longo do caminho.

Gerencie seu registro de marca registrada.

Você pode gerenciar facilmente seu registro de marca internacional através do nosso sistema centralizado. Descubra como renovar ou cancelar, ampliar o escopo geográfico da proteção, transferir a propriedade ou nomear um representante e aprender mais sobre os formulários necessários para seus pedidos.

Para proprietários de marcas registradas.

Recursos legais.

Textos legais sobre marcas registradas Declarações feitas no âmbito do Sistema de Madrid Guia do Registro Internacional de Marcas WIPO Gazette of International Marks (em Madrid Monitor) Resolução Alternativa de Disputa.

Outros recursos.

O Sistema de Madrigal forma as Diretrizes de Exame para classificação de mercadorias e Serviços Práticas de escritório na base de dados de estatísticas IP de substituição | Estatísticas do sistema de Madrid Taxas de pendência do sistema de Madrid Extractos do Registro Internacional.

Atualizações de e-mail.

Destaques de Madrid - Notícias, artigos, dicas, estatísticas e publicações no Sistema de Madrid (emitidas trimestralmente) Avisos de Madrid - Informações legais Avisos e atualizações sobre desenvolvimentos no Sistema de Madrid Inscreva-se | Todos os boletins informativos da OMPI.

Para escritórios IP.

Membros atuais.

Os membros atuais da União de Madri têm funções como Escritório de Origem e Escritório de uma Parte Contratante designada. Saiba mais sobre as obrigações dos membros, bem como ferramentas úteis, como as estatísticas do sistema de Madrid, formulários modelo e provisões.

Membros futuros.

Tornar-se membro da União de Madri, requer preparação. A OMPI está disponível para ajudar os futuros membros a se preparar para a adesão ao Protocolo de Madri. Saiba mais sobre o trabalho preparatório necessário e acesso a ferramentas desenvolvidas especificamente para ajudar novos membros através do processo de adesão.

Grupo de Trabalho e Assembléia de Madri.

Os membros do Sistema de Madrid se reúnem anualmente no Grupo de Trabalho e na Assembléia da União de Madri para discutir diversos assuntos, com o objetivo de melhorar o Sistema de Madrid para todos os usuários. Saiba mais sobre reuniões passadas e futuras.

Introdução.

O registro de marcas em múltiplas jurisdições em todo o mundo é regido por dois tratados independentes & # 8211; o Acordo de Madrid (o Acordo) e o Protocolo de Madrid (o Protocolo). Apesar do seu nome, o Protocolo é um tratado separado e não um "protocolo" do Acordo. Em conjunto, o Contrato e o Protocolo são conhecidos como o Sistema de Madrid para O Registro Internacional de Marcas (Sistema de Madrid). Os Estados partes no Acordo e / ou o Protocolo e as organizações partes no Protocolo são chamados coletivamente de Partes Contratantes. Juntos, eles constituem a União de Madri, que é uma União Especial nos termos do artigo 19 da Convenção de Paris. O Sistema de Madrid é um sistema administrado centralmente (pelo Escritório Internacional da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, a OMPI) para a obtenção de um pacote de registros de marca registrada em jurisdições separadas, criando, de fato, uma base para um "registro internacional" de marcas. Este guia destina-se a destacar os recursos e as questões importantes encontradas no uso do Sistema de Madrid para o registro internacional de marcas.

O Acordo de Madri.

O Acordo foi estabelecido em 1891 com o objetivo de fornecer um mecanismo que permitisse um registro de marca internacional único e barato e eliminar a necessidade de arquivamento, perseguição ou manutenção de registros separados em vários países. O registro de uma marca ao abrigo do Contrato prevê para o equivalente legal do registro nos países membros designados pelo titular da marca. Se o escritório de marca do país designado não comunicar uma recusa de registro para a OMPI no prazo de 12 meses (prorrogado para 18 meses no âmbito do Protocolo), a marca terá a a mesma proteção que as marcas nacionais registradas nesse país. Â O Contrato também prevê um sistema de renovação simplificado, uma vez que o registro para renovação e as chances de registro original que afete todos os países incluídos no registro podem ser feitos através de um único depósito junto à WIPO.

Apesar das vantagens do registo através do Acordo, os EUA e vários outros países principais (por exemplo, Austrália, Dinamarca, Finlândia, Grécia, Islândia, Irlanda, Japão, Países Baixos, República da Coreia, Suécia, Reino Unido (clique aqui para obter uma lista de membros para o Contrato e o Protocolo) nunca aderiram ao Contrato por causa de defeitos percebidos em sua estrutura. Esses defeitos percebidos incluíam questões como o requisito de registro no país de origem antes da proteção da marca poderia ser concedida, risco ilimitado de "ataque central" para a marca, um período de exame curto, taxas que são menores que as taxas correspondentes nos escritórios de marca registrada do país de origem e limitações à atribuição.

O Protocolo de Madrid.

O Protocolo foi adotado em 1989 para corrigir as deficiências percebidas no Contrato. No entanto, o Protocolo mantém a intenção inicial do Acordo, para criar um sistema de registro de marca internacional simples e barato. Portanto, enquanto apenas 57 países estão atualmente parte do acordo, um total de 74 países, incluindo os EUA, são partes tanto do Acordo como do Protocolo ou do Protocolo por si só.

Sobreposição de membros.

Qualquer Estado parte na Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial pode tornar-se parte do Acordo ou do Protocolo ou ambos. Além disso, uma organização intergovernamental pode tornar-se parte do Protocolo (mas não do Acordo) em que estas condições estão preenchidas: pelo menos um dos Estados Membros da organização é parte da Convenção de Paris e a organização mantém um escritório regional para Os fins de registrar marcas com efeito no território da organização. (Ver o Sistema de Madrid) O número de países para os quais o registro internacional pode ser prorrogado corresponde ao nacionalidade da aplicação ou registro de base e pode incluir os signatários da Acordo, o Protocolo ou ambos. Uma vez que os EUA não são signatários do Acordo, um registro internacional com base no pedido de registro de marca dos EUA ficaria limitado à proteção nos países que são membros do Protocolo. No entanto, empresas multinacionais Quem registar as suas marcas nos termos do Acordo ou do Protocolo devem estar cientes da abertura de um conjunto fechado de membros É criado por membros que se sobrepõem. Para facilitar a possível confusão criada pela sobreposição de membros, a OMPI fornece o formulário MM2 (E) para o pedido internacional para o Protocolo e o formulário MM3 (E) para os aplicativos abrangidos pelo Contrato e pelo Protocolo. В.

Procedimento para um pedido internacional.

Os pedidos de registro internacional podem ser arquivados somente por pessoas físicas ou jurídicas dentro de um país que seja parte no Contrato ou no Protocolo. O sistema de registro internacional de Madri não pode ser usado para proteger uma marca fora da União de Madri. Um registro internacional só pode ser arquivado para uma marca que já tenha sido registrada (ou, se o pedido internacional for regido exclusivamente pelo Protocolo, se o registro for solicitado) no Escritório de origem. Um pedido internacional deve designar uma ou mais Partes Contratantes nas quais a marca deve ser protegida. Os pedidos podem ser alterados para incluir outras partes contratantes após a apresentação do pedido original de registro.

Existem três tipos de aplicação internacional:

1 - Um pedido internacional regido exclusivamente pelo Acordo; Isto significa que todas as designações são feitas de acordo com o Contrato;

2 - Um pedido internacional regido exclusivamente pelo Protocolo; Isso significa que todas as designações são feitas sob o Protocolo;

3 - Um pedido internacional regido pelo Acordo e pelo Protocolo; Isso significa que algumas das designações são feitas de acordo com o Contrato e algumas sob o Protocolo.

Um pedido internacional deve ser apresentado à Secretaria Internacional da OMPI através do Escritório de origem e deve conter pelo menos:

1 - Uma reprodução da marca (que deve ser idêntica à do registro básico ou da aplicação básica)

2 - Uma lista dos produtos e serviços para os quais a proteção é solicitada, classificada de acordo com a Classificação Internacional de Bens e Serviços (Classificação de Nice).

O Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos (USPTO) é o Escritório de origem para aplicações originárias dos EUA. Ele possui formulários eletrônicos para a apresentação de um pedido de registro internacional, designação subseqüente e resposta a um aviso de irregularidade. Esses formulários podem ser acessados ​​aqui.

As candidaturas que são regidas exclusivamente pelo Acordo devem estar em francês; aqueles que são regidos exclusivamente pelo Protocolo ou pelo Acordo e pelo Protocolo, podem ser em inglês ou francês, embora o Escritório de origem possa restringir a escolha do candidato a uma dessas línguas.

Os pedidos internacionais estão sujeitos às seguintes taxas:

1 - A taxa básica.

2 - Uma taxa complementar para cada Parte Contratante designada para a qual nenhuma taxa individual é paga;

3 - Uma taxa individual para qualquer Parte Contratante designada nos termos do Protocolo e declarou que deseja receber tal taxa. Os valores das taxas individuais são determinados pelas respectivas Partes Contratantes e são publicados na Gazeta da OMPI de Internacional Marcas; Cada uma dessas Partes Contratantes tem a possibilidade, nos termos do Regulamento Comum, de especificar que tal taxa deve ser paga em duas partes (a primeira parte a ser paga no momento do depósito e a segunda parte quando e, se, o Escritório O interessado está convencido de que a marca se qualifica para proteção);

4 - Uma taxa suplementar para cada classe de bens e serviços além da terceira classe; nenhuma taxa suplementar é paga, no entanto, onde todas as designações são aquelas em que uma taxa individual deve ser paga.

Nos Estados Unidos, um candidato internacional deve pagar taxas para a USPTO e para a Secretaria Internacional. O USPTO cobra uma taxa pela certificação de pedidos internacionais e transmite-os para a Secretaria Internacional, chamada de "taxa de certificação". & Quot; A taxa de certificação é de US $ 100,00, por aula, se o aplicativo internacional for baseado em um único pedido ou registro na U. S. A taxa de certificação é de US $ 150,00, por aula, se o aplicativo internacional for baseado em mais de um pedido ou registro na U. S.

A Secretaria Internacional exige o pagamento de taxas com base em se a reprodução da marca é em preto e branco e / ou em cores, as Partes Contratantes específicas designadas no pedido internacional e o número de classes de bens e serviços indicados no pedido internacional. As taxas de inscrição internacional devem ser pagas diretamente à Secretaria Internacional em francos suíços.

Data de registro.

O Escritório de origem deve certificar que todos os aspectos da marca são iguais aos do registro básico ou da aplicação básica. O Escritório de origem também deve certificar a data em que recebeu o pedido para apresentar o pedido internacional; se o pedido for recebido pela Secretaria Internacional no prazo de dois meses a contar da data em que não existam elementos cruciais, a data do recebimento pelo Escritório de origem será a data do registro internacional. Caso o pedido atenda a todos os requisitos aplicáveis, a marca é registrada no Registro Internacional e publicada na Gazeta da OMPI de Marcas Internacionais. A Secretaria Internacional notifica cada Parte Contratante em que a proteção foi solicitada. O registro internacional é efetivo por 10 anos e pode ser renovado por períodos subsequentes de 10 anos mediante o pagamento das taxas exigidas.

Procurando por uma marca internacional.

O banco de dados Madrid Express é um sistema gratuito, atualizado diariamente, fornecido pela OMPI para buscar marcas internacionais. O banco de dados possui pesquisas simples e interfaces de pesquisa estruturada. Madrid Express inclui todos os registros internacionais que estão atualmente em vigor ou expiraram dentro do últimos seis meses. Isso reflete a situação do Registro Internacional de Marcas em 01/11/2002. Inclui também dados relativos a aplicações internacionais e subsequentes designações recebidas pela Secretaria Internacional, mas ainda não foram registadas no registo internacional de marcas. O usuário deve estar ciente de que, no caso de marcas ainda não registradas, a Secretaria Internacional ainda não tomou uma decisão sobre seus pedidos internacionais ou designações subseqüentes. A OMPI envida todos os esforços para garantir que a informação no banco de dados reflita com precisão os dados registrados no Registro Internacional, no entanto, o usuário também deve estar ciente de que a única publicação oficial continua a ser a Gazeta e as únicas declarações oficiais da Secretaria Internacional sobre o conteúdo do Registro Internacional para um determinado registro internacional continuam sendo os extratos certificados do Registro estabelecidos a pedido da Secretaria Internacional.

Fontes de impressão recentes.

Implementação dos Estados Unidos do Protocolo de Madrid. Fundação da Associação de Advogados da Carolina do Norte, Cary, N. C. (2005).

O Acordo de Madri sobre o Registro Internacional de Marcas e o Protocolo Relativo a esse Acordo: Objetivos, Principais Características, Vantagens. Organização Mundial da Propriedade Intelectual, Genebra (2004).

Guia do Registro Internacional de Marcas ao abrigo do Acordo de Madrid e do Protocolo de Madrid. Organização Mundial da Propriedade Intelectual, Genebra (2004).

John T Masterson, marcas internacionais e direitos autorais: execução e gestão. Secção de Direito e Prática Internacional, American Bar Association, Chicago (2004).

Jerome Gilson & amp; Anne Gilson Lalonde, The Madrid Protocol: Superhero comercial? Matthew Bender, Newark, N. J. (2004).

Artigos recentes do jornal.

Charles Samuels, um grande impulso para o governo eletrônico: o Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos e a Implementação do Protocolo de Madrid, 14 Alb. L. J. Sci. & amp; Tech. 535 (2006).

Lars Meyer, muito barulho sobre nada? Características, Benefícios e Implicações Práticas da Marca da Comunidade Européia, 5 Chi.-Kent J. Intell. Prop. 158 (Spring, 2006).

Jon R. Cavicchi, Ferramentas e Estratégias de Pesquisa de Propriedade Intelectual Pesquisa de Marcas e Ferramentas: Perguntas para o Novo Milênio, 46 ​​IDEA 649 (2006)

Thies Bosling, Protegendo a Proteção de Marcas em uma Economia Global - A adesão dos Estados Unidos ao Protocolo de Madri, 12 U. Balt. Intell. Prop. L. J. 137 (Primavera, 2004)

Jeffrey M. Samuels e Linda B. Samuels, Provedor de marca internacional simplificado: o protocolo de Madrid entra em vigor nos Estados Unidos, 12 J. Intell. Prop. L. 151 (outono, 2004)

Conclusão.

Com a adesão dos Estados Unidos ao Protocolo de Madrid em 2003, a realidade de um sistema internacional de registro de marcas chegou um passo mais perto da concretização. O sistema de registro de marcas internacionais de Madri é agora mais inclusivo e oferece empresas e indivíduos nos Estados Unidos Estados e outros países membros, uma maneira simples, acessível e eficiente de obter e manter suas marcas registradas. Este artigo teve como objetivo fornecer conhecimento de base sobre o Sistema de Registro Internacional de Marcas de Madri e para ajudar os pesquisadores a encontrar materiais, recursos e formulários necessários para registro sob o Sistema. O artigo não se destinava a ser um guia completo para o Sistema de Madri. Os pesquisadores que necessitem de informações adicionais devem consultar os textos acadêmicos e publicações oficiais descritos neste artigo para obter informações mais detalhadas.

40 Washington Square South, Nova York, Nova Iorque 10012-1099.

O Sistema de Madrid & # 8211; Ponteiros no Protocolo para Proprietários de Marcas Comerciais dos EUA.

Por Dennis Prahl, Esq.

1. Introdução.

2. O Sistema de Madri.

2.1 O Acordo de Madrid.

2.2 Protocolo relativo ao Acordo de Madrid.

3. O Processo de Proprietários de Marcas Estaduais Usando o Protocolo de Madrid.

4. Os Perigos para Proprietários de Marcas dos EUA.

5. Conclusão.

1. INTRODUÇÃO.

Em 2 de novembro de 2003, os Estados Unidos entraram em uma nova era de proteção de marca internacional ao aderir ao Protocolo Relativo ao Acordo de Madrid relativo ao Registro Internacional de Marcas ("o Protocolo"). Embora o sistema de registro de marcas registradas dos Estados Unidos remonta a 1881 e as origens do Protocolo remontam quase até 1891, os Estados Unidos evitaram o envolvimento com o Protocolo e seu precursor, o Acordo de Madri sobre o Registro Internacional de Marcas ("Madrid Acordo "), por 112 anos.

Como qualquer pessoa que enfrentou problemas de marcas comerciais transfronteiriças sabe, os direitos de marca são territoriais, ou seja, um direito de marca adquirido em uma jurisdição normalmente não dá nenhum direito à marca em outras jurisdições. Como resultado, os proprietários de marca registrada com interesses multinacionais devem buscar proteção separada de suas marcas registradas em cada jurisdição de interesse. Muitos países tentaram melhorar a dificuldade em obter proteção de marca registrada através das fronteiras criando tratados de proteção de jurisdição múltipla, como o sistema Benelux, a Marca da Comunidade Européia e o sistema Organização Africano de Propriedade Intelectual (OAPI), que estabeleceu registro de marca única sistemas que oferecem proteção em todos os Estados membros.

Em vez de criar um registro unificado, o Acordo de Madri e o Protocolo permitem que os proprietários de marcas registradas dos Estados membros renunciem à apresentação de pedidos de marcas comerciais separadas em cada país a favor de arquivar um único pedido que possa ser estendido a cada estado membro.

Na economia global de hoje, a proteção das marcas é de extrema importância para qualquer empresa que deseje ganhar uma participação de mercado entre os consumidores globais. A abertura de mercados estrangeiros produziu uma gama muito mais ampla de mercados potenciais do que nunca pensou anteriormente. O Protocolo trouxe muitas mudanças, bem como desafios, aos proprietários de marcas registradas nos EUA.

2. O SISTEMA DE MADRID.

O Sistema de Madrid é administrado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (WIPO) [1], localizada em Genebra, na Suíça, que é designada como Secretaria Internacional e é responsável pelo processamento de registros internacionais e pela recepção de todos os documentos relativos ao Sistema de Madri. O Sistema permite que uma pessoa ou entidade legal que seja de um país membro e que tenha um pedido de marca comercial ou registro nesse país membro para arquivar um pedido de marca internacional perante a Secretaria Internacional da OMPI. O processo de pedido internacional começa quando o titular da marca registra o seu pedido de registo internacional com o seu escritório nacional de marcas registradas. O escritório envia o pedido ao Escritório Internacional, que emite um registro internacional, publica os detalhes e envia o pedido ao escritório de marcas de cada país membro designado pelo requerente. A proteção é concedida automaticamente em cada país designado, a menos que, dentro de um período de tempo, uma objeção seja emitida pelo escritório de marca registrada desse país. As objeções são então abordadas nas leis e procedimentos locais.

Dois tratados constituem o Sistema de Madrid: o Acordo de Madrid sobre o Registro Internacional de Marcas e o Protocolo Relativo ao Acordo de Madrid. Embora os Estados Unidos tenham se juntado apenas ao Protocolo, é essencial ter uma compreensão do Acordo de Madri e do Protocolo, a fim de compreender plenamente o Sistema de Madrid.

2.1 O ACORDO DE MADRID.

O Acordo de Madrid foi o primeiro dos dois tratados que compõem o Sistema de Madrid. A França, a Suíça, a Tunísia, a Espanha e a Bélgica assinaram o Acordo em 1891, nos termos do artigo 19 [2] da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial ("Convenção de Paris") de 1883 com a idéia de desenvolver um sistema de registro internacional que conceder proteção às marcas registradas entre seus membros.

Embora os Estados membros tenham permissão para manter suas leis nacionais, independentes e diversas, de marca registrada, o Acordo estabelece um conjunto uniforme de regras para a apresentação e proteção de um registro internacional em todos os países membros. Abrange questões relacionadas ao arquivamento da marca registrada e seus efeitos, a língua oficial de arquivamento, a duração e a renovação da proteção, alterações ao registro, bem como a possibilidade de invalidar um registro de marca internacional.

De acordo com o Contrato, os nacionais das partes contratantes que possuem registro de marca no país de origem podem solicitar um registro de marca internacional perante a Secretaria Internacional. O país de origem é o lugar onde o candidato possui um estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo, o país onde ele tem seu domicílio ou o país de que é nacional. [3]

O pedido de registo internacional deve basear-se numa marca registada ("registo de casa"); pode não ser baseado em um pedido de marca pendente. É possível basear um registro internacional em dois ou mais registros domiciliares. O pedido é arquivado através do Office of Origin, que é o escritório de marca do país de origem do requerente.

A especificação de bens e serviços cobertos pelo registro internacional não pode ser mais ampla do que a especificação de bens e serviços do (s) registro (s) de casa, embora o primeiro possa ser mais estreito do que o último. A proteção não pode exceder os bens ou serviços especificados no (s) registro (s) básico (s). O pedido de registro internacional deve ser arquivado em francês e deve designar todos os países membros em que o candidato deseja registrar sua marca registrada.

O Acordo prevê que todas as comunicações entre os escritórios de marcas registradas do Estado membro e a Secretaria Internacional devem estar em francês. Isso coloca um ônus sobre os Escritórios de países que não são francófonos ou bilíngües, pois todas as notificações e outras comunicações entre esses Escritórios e a Secretaria Internacional devem ser traduzidas.

A Secretaria Internacional examina o pedido e, desde que todos os requisitos formais sejam atendidos, a marca é registrada no Registro Internacional e um certificado é enviado ao requerente. O registo internacional é então publicado na Gaceta da OMPI e os Escritórios de Marcas dos Estados membros designados pelo registo internacional são notificados de que o registo internacional deve ser alargado ao seu país. Essas designações nacionais são regidas pelas mesmas disposições que as aplicações nacionais nos países designados, na medida em que o exame e as objeções de terceiros estão em causa.

Após o recebimento da notificação da designação do registro internacional para o seu país, os Escritórios de Marcas das Partes Contratantes dispõem de um prazo de 12 meses para notificar a Secretaria Internacional de qualquer recusa, oposição ou oposição de terceiros à proteção do registro internacional naquele país. Qualquer notificação enviada pelos Escritórios designados após este prazo não será considerada e a marca será considerada como registrada nesse país, com os mesmos direitos que qualquer outro registro de marca nacional. O prazo de 12 meses estabelecido pelo Acordo é considerado muito curto para muitos países que têm períodos de exame rigorosos e longos ou falta de uma infra-estrutura para realizar um exame dentro desse período de tempo.

Uma vez que o requerente recebe a notificação de recusa, oposição ou oposição, ele deve contratar um representante local para prosseguir o processo contra o escritório da marca local. As leis locais regem os procedimentos perante os Escritórios dos Estados membros; O Acordo não contém disposições relativas a tais procedimentos.

Se a extensão do registro internacional não for recusada pelos escritórios designados, os Escritórios devem conceder proteção do registro por um período de 20 anos, renovável por períodos subsequentes de 20 anos. Na prática, no entanto, as taxas de proteção são pagas por períodos de dez anos. Esses registros internacionais têm os mesmos efeitos que os registros nacionais de marcas nos termos das leis nacionais.

O Acordo prevê um sistema de taxas fixas, segundo o qual o requerente de um registro internacional deve pagar uma taxa básica para o registro internacional, uma modesta taxa de classe suplementar para cada classe além dos três primeiros e uma modesta taxa complementar por cada designado país. Muitas vezes, as taxas complementares que são pagas aos escritórios nacionais são insuficientes para cobrir os custos de exame e procedimentos dos escritórios. No entanto, no favor do proprietário da marca registrada, as taxas complementares às vezes são menores do que as taxas oficiais locais para a apresentação de pedidos nacionais diretamente com o local Trademark Office.

Nos termos do Acordo, a existência do registro internacional continua dependente da existência do registro básico durante os primeiros cinco anos a partir da data do registro internacional. [4] Como resultado, se o registro de marca comercial básico for rejeitado, cancelado, retirado ou de qualquer outra forma deixa de existir durante esse período de tempo, ou como resultado de uma ação iniciada dentro do período de dependência de cinco anos, o registro internacional e todas as suas extensões nacionais, são igualmente revogadas. O mesmo se aplica quando o registro básico é parcialmente afetado: o registro internacional e todas as suas extensões também serão afetados. Uma vez que o período de cinco anos terminou, o registro internacional se torna independente do registro básico e suas extensões só podem ser contestadas de acordo com as leis nacionais individuais nos países em que foi prorrogado. Essa dependência é absoluta e não é afetada por qualquer alteração de propriedade no registro básico ou no registro internacional. A capacidade de terceiros para iniciar esse tipo de invalidação ao atacar apenas o registro básico é conhecido como "ataque central" e os efeitos da perda de todo um portfólio de marcas durante a noite podem ser devastadores para o titular da marca registrada.

A grande vantagem para o proprietário de um registro internacional é que o proprietário pode ceder, alterar e renovar o registro internacional e todas as suas extensões nacionais através de um arquivamento junto ao Escritório Internacional, em vez de ter que arquivar diretamente com os Escritórios de Marcas locais através de agentes locais .

Embora muitos países europeus fossem membros de longa data do Acordo [5], o fato de países como Estados Unidos, Reino Unido, Japão e outros grandes países comerciais não serem partes limitou o alcance territorial de proteção que o Acordo poderia fornecer. Os países terceiros perceberam cinco grandes dificuldades com o Acordo: 1) a gravidade do ataque central; 2) o requisito de registro de casa; 3) os prazos severos para o exame nacional das denominações de registo internacional; 4) a inadequação do sistema de taxas para cobrir os custos básicos; e 5) a exigência onerosa de usar o francês como a única língua oficial. O Acordo foi revisado várias vezes [6], mas as revisões nunca foram capazes de abordar as questões-chave que frustraram sua aceitação universal. Uma tentativa de um tratado rival, o Tratado de Registro de Marcas assinado em 1973, também não conseguiu alcançar uma popularidade generalizada.

No entanto, durante a década de 1980, à medida que a ideia de uma Marca comunitária comunitária estava em evolução, a OMPI sentiu pressão para desenvolver um sistema que seria mais atraente para os países não membros do Acordo de Madrid, especialmente para os países da Comunidade Européia que ainda não eram parte do Acordo e não eram susceptíveis de se tornarem assim. Por conseguinte, a OMPI empreendeu a tarefa de redigir um novo tratado que tornaria o Acordo mais atraente para os não membros. O Comitê de Especialistas elaborou dois protocolos, mas apenas um protocolo único foi adotado, o que introduziu modificações no Contrato para atrair países não membros para membros.

2.2 O PROTOCOLO RELATIVO AO ACORDO DE MADRID.

Em 27 de junho de 1989, durante a Conferência Diplomática realizada em Madri, foi assinado o "Protocolo relativo ao Acordo de Madrid relativo ao Registro Internacional de Marcas". O Protocolo entrou em vigor em 1 de dezembro de 1995 e entrou em operação em 1 de abril de 1996, coincidentemente na mesma data em que o sistema de Marcas da Comunidade Européia tornou-se oficialmente operacional.

O Protocolo abrange os mesmos assuntos que o Acordo, mas introduziu mudanças importantes que abordam os defeitos no Contrato percebidos por países não membros. Uma vez que um dos objetivos do Protocolo era tornar o Sistema de Madrid mais atraente para países de importância comercial, os Estados Unidos participaram do processo não apenas como observador, mas também como consultor. Com essa participação, a eventual adesão dos Estados Unidos ao Sistema de Madrid foi vista como apenas uma questão de tempo.

Uma das mudanças mais notáveis ​​introduzidas pelo Protocolo foi a capacidade de basear um registro internacional em um registro de casa ou em um aplicativo residencial. Isso foi visto como uma grande vantagem para os proprietários de marcas de países com longos procedimentos de exame e oposição, como o Reino Unido, os Estados Unidos e o Japão. Um requerente do protocolo não precisa de um registro concedido para obter um registro internacional e estendê-lo aos países membros.

A fim de aliviar os limites de tempo de exame do Acordo, o Protocolo prevê que o período de exame nacional para a extensão de um registro internacional permaneça 12 meses, mas cada país pode optar por prorrogar o período por até 18 meses, com sete adicionais meses no caso de uma recusa se basear em uma oposição iniciada antes do período de 18 meses expirar. Um número significativo de países já optou pelo período mais longo.

O inglês, juntamente com o francês, tornou-se língua oficial do protocolo e o espanhol foi posteriormente adicionado. O candidato pode escolher o idioma do pedido, a menos que o Office of Origin declare o contrário. Esperava-se que isso pudesse diminuir o fardo em países onde o francês não é uma linguagem habitual.

O sistema de tarifas também foi modificado pelo protocolo. Em vez de ser vinculado pela taxa complementar nominal discutida acima no Contrato, os países membros do Protocolo podem optar por cobrar uma taxa individual que esteja mais em conformidade com a estrutura da taxa local.

A dependência do registro internacional sobre o (s) aplicativo (s) básico (s) ou registro (s) também foi facilitada sob o Protocolo. De acordo com o Protocolo, o registro internacional ainda permanece dependente do pedido ou registro básico durante os primeiros cinco anos a partir da data do registro internacional [7], de modo que, se o pedido de patente ou registro básico for recusado pelo Escritório de Origem, cancelado, renunciado, revogado, invalidado ou caducado, no todo ou em parte, durante este período de tempo, ou posteriormente como resultado de uma ação iniciada durante este período, o registro internacional e todas as suas extensões também serão afetados. No entanto, o Protocolo introduziu o conceito de "transformação", pelo qual o proprietário da marca registrada pode, no prazo de três meses a contar da data do cancelamento do registro internacional, arquivar os pedidos nacionais diretamente com os Escritórios de Marcas locais para substituir as extensões canceladas ou porções do mesmo, e reivindicar o benefício da data de prioridade original do registro internacional.

Assim, mesmo que os efeitos do "ataque central" permaneçam os mesmos, os danos colaterais podem ser atenuados, pois o titular da marca tem a capacidade de manter a data de prioridade estabelecida pelo registro internacional. Isto é especialmente importante em muitos países, onde a prioridade é determinada pela data do depósito, e não pela data do primeiro uso, e nos casos em que um proprietário da marca comercial está envolvido em processos de execução com base na extensão nacional de um registro internacional.

De acordo com o Protocolo, o período de proteção foi reduzido de 20 anos, de acordo com o Contrato, para 10 anos após o registro, renovável por períodos adicionais de 10 anos.

O Acordo de Madri e o Protocolo são tratados separados que abrangem o mesmo assunto e que podem, e fazem, ter membros sobrepostos. A relação entre ambos os tratados é definida pelo artigo 9sexies do Protocolo, que é conhecido como a Cláusula de Salvaguarda. Nos termos do artigo 9sexies, os membros do Sistema de Madrid são classificados em três grupos: i) membros do Acordo, ii) membros do Protocolo e iii) membros do Acordo e do Protocolo. Se o Escritório de Origem e os países designados forem membros de ambos os tratados, o registro internacional deve ser regido pelo Contrato. Se o Escritório de Origem e os países designados forem apenas membros do Protocolo, o registro internacional será regido pelo Protocolo. No entanto, se o Escritório de Origem for um membro do Contrato, e os países designados incluirão só membros do Protocolo, assim como os membros do Acordo, o registro internacional será regido tanto pelo Protocolo como pelo Contrato, dependendo do país designado. Os proprietários de marcas comerciais cujos países não são parte em ambos os tratados podem não estender seus registros internacionais a países que não são parte no mesmo tratado. Por exemplo, um proprietário de marca registrada do Reino Unido, que é parte apenas do Protocolo, não pode estender seu registro internacional ao Egito, que é parte apenas do Contrato.

A OMPI gastou muito tempo e esforço tentando pressionar o maior número possível de países para aderir ao Sistema de Madrid, para que ele se tornasse um verdadeiro sistema de registro internacional.

O Protocolo também foi ratificado pela União Europeia, de modo que é possível que o Escritório de Marcas da Comunidade Europeia seja designado em um pedido de registro internacional e, também, para um pedido de marca comunitária ou registro para servir como base para um registro internacional.

3. O PROCESSO PARA OS PROPRIETÁRIOS DAS MARCAS DE ESTADOS UNIDOS UTILIZANDO O PROTOCOLO DE MADRID.

Antes da adesão ao Protocolo, os proprietários de marcas registradas nos Estados Unidos que procuram proteger suas marcas no exterior devem apresentar solicitações separadas em cada país. O processo pode ser demorado e dispendioso, constituindo barreiras para pequenas ou médias empresas, que foram forçados a renunciar à proteção de suas marcas comerciais e se conformar com uma proteção limitada em apenas alguns países "comercialmente importantes".

De acordo com o Protocolo, o proprietário de um pedido de marca pendente antes, ou um registro de marca registrada concedido pelo, o Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos ("USPTO") pode apresentar à USPTO um pedido de registro internacional, desde que o proprietário seja um nacional dos Estados Unidos, tem domicílio nos Estados Unidos ou possui um estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo nos Estados Unidos.

O pedido deve especificar em que países o candidato deseja ampliar o registro internacional e deve conter outras informações relevantes sobre o escopo de proteção desejado e a base para o pedido. O USPTO encaminhará o pedido para a Secretaria Internacional, que: a) examinará o pedido para assegurar que as formalidades sejam cumpridas; b) emite um registro internacional e um certificado correspondente, c) publique as informações do registro internacional na Gazeta da OMPI e d) encaminhar as informações de registro internacional para todos os países designados onde a proteção é solicitada.

Uma vez que o registo internacional é publicado na Gaceta da OMPI, muitos dos Estados membros designados que dispõem de procedimentos de oposição calculam o prazo de oposição nacional da publicação da Gazeta da OMPI, embora existam aqueles que calculam o prazo de oposição a partir da data em que o registro internacional são republicados no boletim nacional.

Os escritórios de marcas comerciais dos países designados dispõem então de um período de 12 ou 18 meses, dependendo do período que elegeram, para examinar o registro internacional e notificar a Secretaria Internacional se surgiram objeções, de ofício ou por terceiro festas. A Secretaria Internacional notifica o proprietário do registro internacional, ou seu representante, de tais objeções. A Secretaria Internacional não intervém de qualquer forma em relação à recusa de questões de proteção. [11] Se o proprietário do registro internacional deseja prosseguir a proteção do registro internacional em um país onde uma objeção foi levantada, ele deve recrutar um agente local ou conselheiro para prosseguir os procedimentos perante a autoridade nacional relevante.

Não obstante os benefícios do Protocolo, existem algumas preocupações quanto ao registro internacional e aos processos de registro de marcas registradas nos Estados Unidos, que devem ser considerados ao apresentar um pedido internacional com base em um pedido pendente, ou registro concedido pelo Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos.

4. OS PERÍODOS PARA PROPRIETÁRIOS DE MARCAS NOVAS.

Apesar das muitas vantagens que o Protocolo fornece aos proprietários de marcas comerciais dos EUA, a estrada por Madri não está sem perigo. Duas peculiaridades no direito das marcas dos Estados Unidos, em comparação com as leis de marcas registradas de outros países, são particularmente desvantagens para os proprietários de marcas registradas nos EUA ao usar o Protocolo de Madrid: 1) a abordagem restritiva da USPTO às especificações de bens e serviços e 2) o requisito de uso para obter o registro.

Em quase todos os países fora dos Estados Unidos, os registros de marca registrada podem ser obtidos para especificações extremamente amplas de bens e serviços e podem ser adquiridos sem qualquer uso efetivo da marca. Embora, na maioria dos casos, tais direitos amplos eventualmente se tornem sujeitos aos requisitos do usuário, a maioria desses requisitos de usuário não terá efeito até que expire o período de dependência de registro internacional de cinco anos discutido acima.

Como resultado das especificações restritas de bens e serviços que devem ser usados ​​ao registrar marcas registradas nos EUA, os registros internacionais correspondentes obtidos com base em essas marcas registradas nos Estados Unidos também são limitados em sua proteção. Isso se revela extremamente desvantajoso nas jurisdições em que questões de confusão com marcas de terceiros são decididas em teorias muito estreitas do que é considerado confusamente semelhante. Por exemplo, um fabricante de botas de caminhada nos Estados Unidos que obtém um registro de marca dos EUA para botas de caminhada e obtenha um registro internacional com base nesse registro dos EUA, pode não ser capaz de usar a extensão desse registro internacional contra uma marca conflitante para itens de roupas em alguns países porque adotaram uma interpretação muito restrita do que constitui bens similares. Portanto, os proprietários de marcas registradas nos Estados Unidos devem alistar advogados de marcas registradas que estejam conscientes de tais idiossincrasias na prática de marcas estrangeiras para determinar se elas podem proteger melhor sua marca ao arquivar um amplo pedido nacional ou obter e ampliar um registro internacional estreito.

Do mesmo modo, o requisito de usuário dos EUA é uma espada de dois gumes para os proprietários de marcas comerciais dos EUA. Para que os proprietários de marcas comerciais dos EUA obtenham o registro, eles devem usar suas marcas no comércio em relação aos bens ou serviços especificados. Se eles obtiverem um registro internacional com base em um pedido dos EUA e não acabam cumprindo o requisito do usuário em parte ou no todo, o aplicativo não emitirá para o registro, ou emitirá em relação apenas a alguns bens e serviços e não a outros que foram originalmente especificados. O registro internacional e todas as suas extensões, em que esse aplicativo se baseia, também serão afetados pelas disposições de dependência.

Esta situação também impedirá os proprietários de marcas comerciais dos EUA de usar o Protocolo para obter proteção para marcas ou variações de marcas, que talvez não desejem usar nos Estados Unidos, mas que desejam usar em outros países membros do Protocolo.

Por outro lado, a Lei de Implementação do Protocolo de Madri (MPIA) nos Estados Unidos não modificou os requisitos de declaração de uso dos EUA, mas replicou as seções 8 e 15 da Lei Lanham com as seções 71 e 73 da MPIA em relação aos registros internacionais que designam os EUA. A falha dos proprietários não norte-americanos das extensões de registro internacional dos EUA de arquivar as declarações comprovadas causará o cancelamento da marca pelo Escritório de Marcas e Patentes dos EUA. Da mesma forma, se um proprietário da marca registrada dos EUA não conseguir satisfazer esses requisitos em relação ao seu próprio registro de marca nos EUA, no qual seu registro internacional se baseia, e o registro internacional ainda está no período de dependência, o registro internacional e todas as suas extensões serão cancelado.

Os proprietários de marcas comerciais dos EUA também devem estar cientes de que suas marcas que podem ser consideradas registráveis ​​nos Estados Unidos podem não ser consideradas registráveis ​​em outros países membros de Madri sob suas práticas de registro nacional inerentes. A incapacidade de alterar a forma da marca em um registro internacional exige que os proprietários de marcas registradas nos EUA obtenham conselhos sólidos antes da tentativa de uso do Protocolo para marcas limítrofes. Além disso, as marcas dos EUA no Registro Suplementar podem não servir como base para um registro internacional.

Mesmo que o Protocolo permita que os proprietários de marcas registradas dos Estados Unidos "arquivem" proteção de marca registrada simultaneamente em várias jurisdições, as leis e práticas de marcas locais ainda regem o tratamento das denominações nacionais dos registros internacionais. Quaisquer problemas que surjam sob a forma de Ações Oficiais ou objeções inter partes devem ser resolvidos em processos perante os escritórios de marcas designadas. Estes procedimentos são regidos pelas regras de prática de marcas locais e exigem representação local. Isso também cria o potencial de problemas. Os termos para responder às Ações Oficiais em alguns países são muito curtos e exigem que o conselho local esteja disponível quase que imediatamente após o recebimento da notificação de uma ação oficial ou oposição. Se surgirem problemas de conflito de interesse com o conselho local preferido, o advogado alternativo deve estar imediatamente disponível. Sem uma sólida rede de conselhos, o atraso causado na resposta aos Escritórios locais de marca registrada pode ser fatal.

Os proprietários de marcas registradas também devem estar cientes, ou ser informados por seus advogados, de que existe um tratamento inconsistente em relação às extensões de registro internacional de acordo com as leis nacionais. Com a pressa de se tornarem membros do clube comercial global, muitos países menos desenvolvidos depositaram seus instrumentos de ratificação no Protocolo de Madrid, sem realmente revisar suas leis e procedimentos nacionais para acomodar o Protocolo. Como resultado, o efeito legal e a força exigível das extensões de registros internacionais a esses países permanecem altamente questionáveis. Conseqüentemente, o Protocolo pode não ser o melhor mecanismo pelo qual obter proteção de marca em tais países.

Outros países que aderiram ao Protocolo declararam que não aceitam designações de registros internacionais com uma data de registro efetiva que precede a sua própria adesão ao Protocolo.

Os Estados membros de Madrid também incluem certos países com os quais os Estados Unidos não possuem relações diplomáticas ideais ou que praticam práticas que podem levar os proprietários de marcas a violarem a lei dos EUA. Os proprietários de marcas registradas nos Estados Unidos que tentam estender seu registro internacional aos Estados membros que são objeto de procedimentos de embargo dos EUA, por exemplo, podem encontrar-se em violação da lei norte-americana. Do mesmo modo, os proprietários de marcas registradas nos Estados Unidos que tentam cumprir os pedidos que violariam as leis antigos dos Estados Unidos em relação ao boicote árabe de Israel podem, inconscientemente, se encontrarem em violação da lei dos EUA e sujeitos a penalidades criminais e administrativas.

Os acordos de atribuição e licenciamento também levantam questões importantes que merecem atenção especial, pois podem afetar os direitos dos proprietários de marcas registradas nos Estados Unidos ao utilizar o Protocolo. Embora seja possível registrar uma cessão de um registro internacional e suas extensões, no todo ou em parte, é importante notar que a validade de tais atribuições em relação às extensões nacionais de registro internacional ainda é regida pela lei local. Em particular, as questões de cessão com boa vontade, pagamento de taxas de transferência, etc., devem ser cumpridas de acordo com as leis locais relevantes e a falta de execução pode tornar a cessão ineficaz em tais jurisdições.

In addition, international registrations may only be assigned to parties who are eligible to obtain international registrations, namely, parties who are nationals of, are domiciled in, or who have a real and effective commercial and industrial establishment in a country that is a member state of the Madrid Agreement and Protocol. This raises two important issues in assigning international registrations. International registrations and their extensions may not be assigned to parties who have no standing to obtain an international registration. For example, if the US joins the Protocol, but Canada does not, and a US trademark owner wishes to sell its mark, that is protected by an international registration, to a Canadian party, the Canadian party would not be able to take an assignment of the international registration. This creates innumerable problems in structuring such transactions and severely diminishes the value of the portfolio being sold.

In addition, US trademark owners wishing to take an assignment of an international registration and its national extensions may only do so to the extent that the international registration has been extended to another party to the Protocol. For example, a party from the United States, which would be a party only to the Protocol, taking an assignment of an international registration that had been extended to France (Agreement and Protocol country) and Algeria (Agreement only), could only own the French extension, not the Egyptian extension. As a result, great care must be taken when structuring trademark asset transfers where international registrations are involved and careful thought should be given to whether the advantages in obtaining international registrations outweigh the potential complications involved in transferring them.

In April, 2002, the Common Regulations governing the Madrid System were amended to provide that license agreements could be recorded by the International Bureau against international registrations. Previously, it was not possible for the International Bureau to record such agreements, which could only be recorded at the national level. Unlike the United States, numerous countries require that trademark license agreements be recorded in order to be effective. Notwithstanding this development, a significant number of countries have declared that a license agreement recorded by the International Bureau against an international registration will have no effect in their jurisdiction and trademark owners seeking to satisfy license recordal requirements must be aware of such inconsistent treatment.

5. CONCLUSION.

The Madrid System has undergone significant changes in recent years and it is anticipated that more will come. Membership continues to increase every year. There are also proposals on the table that could greatly affect the functioning of the system in an overall effort to move toward a single agreement, rather than the current combination of the Agreement and the Protocol.

US trademark owners have a very useful tool in seeking protection for their trademarks in other countries at a fraction of the cost and time as before. However, the Protocol is not a perfect instrument, and is certainly not a panacea to the complex problems raised by protecting trademarks on a global basis. More than ever before, US trademark owners require expert counsel in the area of international trademark law to ascertain the maximum benefits that international registration can offer, while simultaneously determining how to overcome or prevent pitfalls that may arise in using the Madrid System.

[1] The World Intellectual Property Organization is a specialized agency of the United Nations dedicated to the promotion and protection of Intellectual Property in all its forms.

[2] Article 19 (Special Agreements) “It is understood that the countries of the Union reserve the right to make separately between themselves special agreements for the protection of industrial property, in so far as these agreements do not contravene the provisions of this Convention.”

[3] Madrid Agreement, Article 1(2).

[4] Madrid Agreement, Article 6(3)

[5] See Treaties and Contracting Parties at wipo. int/madrid/en/index. html.

[6] The Agreement was revised in Brussels in 1900, Washington in 1911, The Hague in 1935, London in 1934, Nice in 1957 and Stockholm in 1967.

[7] Protocol, Article 6(4).

[8] Current list of members can be seen at wipo. int/madrid/en/index. html.

[9] Madrid Agreement, Article 10 and Madrid Protocol, Article 10.

[10] The Regulations are the rules governing administrative procedures.

[11] See, Guide to the International Registration of Marks, WIPO, Section B. II.37.03: “It is not within the competence of the International Bureau to express an opinion as to the justification or to intervene in any way in the settlement of the substantive issues raised by such a refusal.” Dennis Prahl is a partner in the New York Office of Ladas & Parry LLP, a multinational law firm which specializes in the acquisition, protection, maintenance and enforcement of intellectual property rights in the United States and throughout the world.

© Dennis S. Prahl 2007, revised 2014. All rights reserved.

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05.Feb.18 Ladas attorneys Dennis Prahl, Bharati Bakshani, Ralph Cathcart and Lanning Bryer were selected as.

04.Feb.18 Throughout the world, data privacy laws are aimed at protecting information that can identify an.

26.Jan.18 Ladas & Parry LLP congratulates David Brezina who was selected by SuperLawyers for the.

26.Jan.18 On May 25, 2018, The European Union (EU) General Data Protection Regulation (GDPR 2016/679) will be.

Protocolo de Madri.

O Protocolo Relativo ao Acordo de Madrid relativo ao Registro Internacional de Marcas - o Protocolo de Madrid - é um dos dois tratados que compõem o Sistema de Madrid para o registro internacional de marcas registradas. O protocolo é um tratado de arquivamento e não um tratado de harmonização substantivo. Ele fornece uma maneira econômica e eficiente para os titulares de marcas registradas - indivíduos e empresas - para garantir a proteção de suas marcas em vários países através do depósito de um aplicativo com um único escritório, em um idioma, com um conjunto de taxas, em uma moeda. Além disso, nenhum agente local é necessário para arquivar o aplicativo. Enquanto um registro internacional pode ser emitido, continua sendo o direito de cada país ou parte contratada designada para proteção para determinar se a proteção para uma marca pode ou não ser concedida. Uma vez que o escritório de marca registrada em um país designado concede proteção, a marca está protegida nesse país, como se esse escritório o tivesse registrado. O Protocolo de Madrid também simplifica a gestão subsequente da marca, uma vez que uma simples e simples etapa processual serve para registar alterações subsequentes na propriedade ou no nome ou endereço do titular da Secretaria Internacional da Organização Mundial da Propriedade Intelectual. O Escritório Internacional administra o Sistema de Madri e coordena a transmissão de pedidos de proteção, renovação e outra documentação relevante a todos os membros.

Procedimentos e Guias.

Nova Descrição da Marca Voluntária nos Formulários de Aplicação Internacional e Designação Subsequente e Processos de Arquivamento Especial (novembro de 2017) Dicas para Evitar a Negação de Certificação de Aplicação Internacional (março de 2016) Destaques Madrid Destaque: O Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos (USPTO) Eletrônico Formulários para a apresentação de documentos relacionados com o Protocolo de Madrid (NOTA: Os formulários eletrônicos do Madrid TTAB estão disponíveis) Perguntas frequentes após arquivamento de uma petição de pedido internacional para revisar a folha de informações de negação de certificação Exigido Regime de Requisitos de Manutenção de Proteção (UPDATE: 17Mar2010) Exemplo Seção 71 Declaração Dicas para Titulares de Registros Internacionais Procurando Extensão de Proteção aos Estados Unidos da América: Evitando Recusos Provisórios (um Aviso de Informação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual) Dicas para os Membros das Respostas aos Avisos de Irregularidade Dicas para os Arquivadores de Papel Manual de Procedimento de Exame (TMEP), Capítulo 1900 - Protocolo de Madrid AVISO: Comunicações emitidas por terceiros Partes não relacionadas à OMPI.

Regra Final Provisória Técnica de Normas Comerciais e Regras de Conformidade [PDF] (24Jun2010) Aviso: Modos de Pagamento do Protocolo de Madrid (Eficaz 01Jan2008) Correspondência com a Unidade de Processamento de Madrid do Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos [PDF] (16 de abril de 2007) Regra Final do Protocolo de Madrid [PDF] (27 de setembro de 2003) Mudanças nas regras do protocolo de Madrid [PDF] (24 de setembro de 2003) Notificação de elaboração de regras propostas para regras de prática para documentos relacionados com marcas registradas de acordo com a Lei de Implementação do Protocolo de Madri [PDF] (28 de março de 2003) Comentários sobre as Regras de Prática de Marcas Relacionadas Documentos apresentados no âmbito da Lei de Implementação do Protocolo de Madrid (30 de maio de 2003)

Lei de Implementação do Protocolo de Madrid (Pub. L 107-273), 116 Stat. 1758, 1913-1921 [PDF] Lei de modificação técnica e conformidade da marca registrada de 2010.

Seminário do Protocolo de Madri (23 de outubro de 2013)

Avisos da OMPI.

Avisos especiais.

Prazo de prioridade de aplicação internacional TEASi.

Se você tiver um prazo de entrega de prioridade de hoje e não pode arquivar eletronicamente, preencha o formulário MM2 no site da WIPO em wipo. int/madrid/en/forms/ e então arquive uma "Petição ao Diretor de acordo com a Regra 2.146" uspto. gov/trademarks/teas/petition_forms. jsp) usando o número básico de inscrição ou número de registro. Anexe o formulário MM2 na seção "Upload de arquivos". Solicite que a taxa de petição de $ 100 seja aplicada à (s) taxa (s) de certificação dos EUA. Indique se você gostaria de ser contatado para fornecer as taxas de inscrição internacional, que você autoriza o pagamento para a conta de depósito USPTO ou que você pagará a OMPI diretamente. Você será notificado de qualquer deficiência de taxa de certificação. Uma vez que a petição seja arquivada, entre em contato com o Escritório de Petições em 571-272-8950 e informe-lhes que um pedido internacional foi arquivado por petição. Forneça o número de série ou de registro do aplicativo básico usado para arquivar a petição e solicite que o processamento seja acelerado. Se você não conseguir usar o formulário de petição, envie o formulário de pedido e papel MM2 por e-mail para TEASuspto. gov com as taxas de certificação apropriadas pagas pela conta de depósito ou enviando um formulário de pagamento de cartão de crédito.

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